［作成・更新日：2018.1.10］
最高裁は、発明の要旨認定（「発明の特許要件たる新規性、進歩性の有無を審理し判断する前提として、発明の実体（技術内容）が把握され、確定されなければならないことは、その審理判断の内在的な要請からして明らかなことである。この確定が発明の要旨認定と称されているものであり、特許法においては「発明の要旨」という用語は使用されていないが、特許の審査審判実務及びその審決取消訴訟における用語として定着してきている。」（塩月秀平・最高裁判所判例解説民事編平成３年度））について、「特許法２９条１項及び２項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条１項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示しました（下記「リパーゼ事件」最高裁判決）。
この「リパーゼ事件」最高裁判決がきっかけとなって改正されることになった特許法７０条の規定によれば、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとすると規定されているのに対し、「リパーゼ事件」最高裁判決が上記のように判示していることからすると、発明の要旨認定については、明細書の記載を参酌できるのは例外的な場合に限られるという見方ができてしまいます。
しかし、この点について、上記判例解説（３９～４０頁）は、次のように解説しています。
「８ 「参酌する」の意味
特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。しかしながら、本判決が、発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるとした例外的な場合の「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情がある場合」というのは、このような場合をいうのではない。すなわち、本判決は、発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるのは例外的な場合に限られるとしたものである。
９ 例外の場合
特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきであるとはいっても、文言の形式的解釈にとどまってはならないことはもちろんである。発明の目的、効果などの発明の詳細な説明の記載をにらみながら、特許請求の範囲に記載された技術的事項がいかなるものであるかを認定しなければならない。しかしながら、本件のように、特許請求の範囲に何の限定もなく『リパーゼ』と記載されていれば、この点についての発明の詳細な説明の記載の重要度は低くなることも明らかである。本判決は、この点を踏まえ、また、本願発明の測定法の技術分野において、Ｒａリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないことを前提としつつ、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがＲａリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がＲａリパーゼを使用するものだけであることのみをもって、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをＲａリパーゼと限定して解することはできないというべきであり、発明の詳細な説明の記載を参酌し得る例外的な場合とすることはできないとした。発明の詳細な説明の記載の参酌の可否は、特許請求の範囲の記載の程度と発明の詳細な説明の記載の程度との相関関係にあるといえよう。」
特許法７０条の規定と「リパーゼ事件」最高裁判決との違いにより、侵害性判断の場面（特許発明の技術的範囲の画定）と特許性判断の場面（発明の要旨認定）とでクレーム解釈の判断手法が異なるダブルスタンダードの問題が指摘されていますが、上記最高裁判例解説にもあるように、発明の要旨認定において明細書の記載を全く参酌しないということではないですし、また、新設された特許法１０４条の３による無効の抗弁が侵害訴訟において可能になったことに鑑みると、クレーム解釈の判断手法は統一して考えるのが妥当ということもあり（そうでないと、侵害訴訟において侵害性判断と無効の抗弁に基づく特許性判断とでクレーム解釈の異同が問題となり、また、知的財産高等裁判所に侵害訴訟控訴審と審決取消訴訟が同時に係属した場合のクレーム解釈の異同が問題となってくる。）、特許性判断の場面、特に、特許請求の範囲の記載がそれ自体では直ちに理解しにくいことが少なくない技術分野（例えば機械分野）に関する特許性判断の場面では、発明の要旨認定について、明細書の記載を参酌することが少なくはないように思えます。
＜総論＞
● 最判平3・3・8 昭和62年(行ﾂ)3 民集45巻3号123頁、裁判集民事162号149頁 「リパーゼ事件」
「（上記青字部分の）ことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法３６条５項２号の規定（本件特許出願については、昭和５０年法律第４６号による改正前の特許法３６条５項の規定）からみて明らかである。
これを本件についてみると、・・・本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがＲａリパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は・・・Ｒａリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もＲａリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Ｒａリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがＲａリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がＲａリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをＲａリパーゼと限定して解することはできないというべきである。」
※ 知財高裁が外国向けにトピック判決として紹介しているケース
＜特段の事情の有無を検討することなく明細書の記載を参酌しているケース（特段の事情があることを明示していないだけと思われるケースを含む）＞
● 知財高判平21・7・29 平成20年(行ｹ)10376
「 特許請求の範囲（請求項１、請求項５）の記載によれば、本件発明１の「広告情報」は、広告依頼者の端末に対して入力を促される情報であり、少なくとも広告対象物の業種を示す業種情報が含まれるものと認められる。そして、以上を前提に発明の詳細な説明の記載（段落【００１２】）を参酌すると、「広告情報」とは、顧客ファイル作成に必要な情報のすべてであると解するのが相当である。」
● 知財高判平22・2・24 平成21年(行ｹ)10139
「 特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して、その技術的意義を明らかにした上で、技術的に意味のある解釈をすべきである。」
● 知財高判平23・2・3 平成22年(行ｹ)10156
「 本願発明は、前記第２の２に記載のとおりであるが、その技術的意義を明らかにするために本件明細書を参酌すると、・・・」
● 知財高判平23・6・23 平成22年(行ｹ)10258
「「打点衝撃を与える」という用語自体が明確であったとしても、本件発明１と引用発明１及び２との対比の際、「打点衝撃を与える所定形状の突起」という一連の記載の技術的意義を明らかにするために、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された技術的事項を参照して認定することに問題はなく、本件審決は、本件明細書において、刃先ではなく、両傾斜面に条痕を形成した従来技術の刃先によっては、本件発明の作用効果を奏しないとされている（【０００５】）から、上記対比の際、【０００９】の記載を参酌して、「打点衝撃を与える所定形状の突起」の技術的意義を明らかにしたものにすぎない。」
● 知財高判平23・9・6 平成22年(行ｹ)10361
「 本件明細書及び図面によれば、本件発明においては、前記１で示した【図４】のように、縦向き管４Ａを下方に長く延伸して一時貯留ホッパーとを兼用させることができるとされており（段落【００４３】）、本件発明１において、一時貯留ホッパーは、漏斗状のものに限られず、成型機に材料を送るための縦向きの管も一時貯留ホッパーから排除されていないものと認められる。」
● 知財高判平25・4・26 平成24年(行ｹ)10266
「(2) 本願発明の「バイオメトリクス入力デバイス」の意義
本願明細書（甲８）の段落【０００４】、【００１０】、【００１９】の記載によれば、本願明細書においては、・・・」
● 知財高判平27・2・19 平成25年(行ｹ)10311
「１ 本件発明について
本件明細書の記載によれば、本件発明は、次のとおりのものと理解される。・・・
・・・
・・・本件発明は、上記１に認定のとおりであるから、本件発明１及び本件発明１１の「ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物」とは、「ヒト腫瘍疾患の転移」を再現できるものに「非ヒトモデル動物」を特定するものである。」
● 知財高判平27・12・16 平成26年(ﾈ)10124
「 以上の本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書の記載によれば、本件特許発明の「ガイド板」（構成要件Ｄ）は、「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であると認められる。」
＜特段の事情があるとして明細書の記載を参酌しているケース＞
● 知財高判平19・10・31 平成18年(行ｹ)10129
「 本件発明１に係る特許請求の範囲の記載には、「溶融固着層」と「貴金属含有層」との語が用いられているが、両者は、・・・と記載され、特許請求の範囲では、両者の意義を理解することはできないというべきであるから、両者の関係を把握するため、発明の詳細な説明及び図面を参酌することは許される。」
● 知財高判平21・3・26 平成20年(行ｹ)10253
「「パワー増幅器」の意味について、「レーザ光の出力を増幅する機能を有する機器であること」については一応理解できるものの、特許請求の範囲の記載のみからは、「パワー増幅器」について、発振機能の有無に拘わらずレーザ光の出力を増幅する機能を有すれば足りるもの、すなわち発振機能を持たないパワー増幅器に限定されるものでない、と直ちに理解することはできない。」
● 知財高判平22・1・14 平成20年(行ｹ)10235
「 本件発明の請求項１の記載に接した当業者は、前段と後段との関係、特に後段の意味内容を理解するために、明細書の関係部分の記載を直ちに参照しようとするはずである。・・・したがって、本件発明の請求項１の解釈に当たって明細書の記載を参照することは許され、上記の判断には、所論のような、判例の趣旨に反するところはなく、
・・・後段記載は、・・・前段記載によって定まると解釈すべきことになるから、本件発明の前段記載と後段記載は実質的に矛盾しないことになり、本件特許には、審決が説示したような実施可能要件違反はない。」
● 知財高判平22・6・16 平成21年(行ｹ)10310
「 本件発明１に係る特許請求の範囲の記載によると、ユーザが単一である場合を含むか否か一義的に明確とはいえないところ、本件明細書の発明の詳細な説明の・・・等の記載を参酌すれば、ユーザが単一の場合を含まないものと解される。」
● 知財高判平23・4・14 平成22年(行ｹ)10239
「 本件補正発明にいう「論理インデックスの組」の意義は、一義的に明らかであるとはいい難い。そこで、本件補正明細書の記載を参酌すると、・・・」
● 知財高判平24・4・26 平成23年(行ｹ)10336
「 本願発明に係る特許請求の範囲（請求項１）には、多重スイッチルータに関して、「・・・」ことが記載されているが、多重スイッチルータの意義は、必ずしも一義的に明確ではない部分がある。そこで、本願明細書の記載を併せて参照することとする。」
● 知財高判平25・9・25 平成24年(行ｹ)10249
「 本件発明２の「シース導入器」との用語については、本件発明が属する技術分野において一義的に明確な意味を有する技術用語であると認めるに足りる証拠はなく、本件明細書にも「シース導入器」を定義した記載はなく、その特許請求の範囲の記載自体から、その意味を理解することは困難である。また、同「シース導入器」は、特許請求の範囲の記載において、「ガイドワイヤの周りをたどる」構造とされているが、その構造も、特許請求の範囲の記載から一義的に明確ではない。したがって、「シース導入器」とその「ガイドワイヤの周りをたどる」構造の意義を明らかにするためには、本件明細書の記載を参酌するのが相当である。」
● 知財高判平26・9・17 平成25年(行ｹ)10262
「 本願発明１のＣの「少なくとも１つの構造の少なくとも１つの部位から前記装置の少なくとも１つの部位までの距離を決定」の意義・・・については、本願発明の特許請求の範囲の記載のみによって一義的に明確に理解できるとはいい難いことから、発明の詳細な説明の記載を参酌して解釈する。」
● 知財高判平26・11・4 平成25年(行ｹ)10300
「 特許請求の範囲の請求項１には、「・・・二酸化珪素を除去する工程」における除去の対象につき、二酸化珪素層の全部であるのか、又は、全部及び一部の両方を含むのかにつき、これを明示する記載はなく、同請求項の記載から一義的に明確に理解できるとまではいえない。したがって、本件においては、本件明細書の記載を参酌することが許されるものというべきである。なお、このような参酌はリパーゼ判決に反するものではない。」
● 知財高判平27・4・28 平成26年(行ｹ)10175
「「同調」という語は、社会一般に用いられるものではなく、「同」という文字から、「合わせる」というようなニュアンスを含む趣旨を有するものと推測し得るが、その正確な意義は、自明とまではいえない。以上に鑑みれば、本件においては、特許請求の範囲の記載のみによっては、本件請求項の前記記載の技術的意義を一義的に明確に理解できないという「特段の事情」があるものといえるから、「同調」という用語の意義の解釈に当たって本件訂正明細書の記載内容を参酌することは、許されるものというべきである。」
＜明細書の記載を参酌しないケース＞
● 知財高判平18・7・31 平成17年(行ｹ)10806
「 そうすると、本件特許請求の範囲の記載に基づいては、「変更できないデータとして知られたデータ」を原告主張のように限定することはできないから、進んで、上記最高裁判決のいう特段の事情の有無について検討する。
・・・
本願発明において、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情があると認めることはできず、本願発明における「変更できないデータとして知られたデータ」は、上記相違点①に係る原告主張のように、識別票を独自に識別するのに必要な、個々の識別票に固有のものに限定されるとすることはできない。」
● 知財高判平18・12・25 平成18年(行ｹ)10259
「 ・・・（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集45巻３号123頁参照）。かかる観点に立って検討すると、本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には、幾何学的変換処理について、・・・と記載されているにとどまり、幾何学的変換処理の具体的方法については何らの限定がない。そうすると、本願発明における幾何学的変換処理の方法は、・・・に限定されるものではなく、そのほかに、計算式を用いた計算による幾何学的変換処理をも含むことは明らかである。」
● 知財高判平18・12・25 平成18年(行ｹ)10236
「 ・・・（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁参照）。これを本件についてみると、本願発明に係る特許請求の範囲の第１項の記載・・・は、「・・・」というものであり、「ポリアミドの外層」及び「ポリアミドの内層」が架橋されていないものであることは記載されていない。そして、本願発明において、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情があると認めることはできないから、本願発明における「ポリアミドの外層」及び「ポリアミドの内層」には架橋されたポリアミド層は包含されないものに限定されるとすることはできない。」
● 知財高判平19・9・13 平成18年(行ｹ)10561
「 特許法７０条２項（本願に適用される平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ。）は「前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定しているが、同項は、特許権侵害訴訟等の場合のように、私権である特許権の保護範囲を決定するに当たって適用されるものであって、本件のような審決取消訴訟においては、上記特段の事情がない場合でも明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されると解することはできない。
そして、「データの各記憶された項目がデータのカテゴリにしたがって指示を有し」との文言は、データにカテゴリを付すのが送信部であるか受信部であるかにつき、何ら特定するものでないことは明らかであって、その用語の意義が一義的に明確でないとはいえないのであるから、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すべき場合であるということはできない。」
● 知財高判平21・8・25 平成21年(行ｹ)10046
「 特許出願に係る発明の要旨の認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるところ、・・・切削すべきストリートのすべてを検出するものではないと解釈しても、本件発明は技術的に成り立つといえるものであり、本件発明の特許請求の記載の文言から、切削対象のすべてのストリートを検出することが明らかであるとはいえない。」
● 知財高判平22・4・14 平成21年(行ｹ)10280
「 本件では、特許請求の範囲の記載に基づき発明の要旨の認定を行うにすぎないのであって、原告の引用する前掲最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決との関係が問題となり得るものではない。」
● 知財高判平23・10・11 平成23年(行ｹ)10043
「 審決は、特許発明１の「係合」の解釈に当たり、本件明細書の段落【００１７】等の記載を引用して検討しているが（１５頁）、その後に用語の一般的な意義に照らして解釈をしているし、念のために上記段落の記載との整合性を検討したにすぎないから、審決の「係合」の解釈に違法はない。」
● 知財高判平25・8・1 平成25年(行ｹ)10007
「 審決は、本件発明の構成を、特許請求の範囲のとおりに認定し、・・・甲１発明と対比し、・・・相違点１として、・・・と認定したものである。このように認定する過程として、上記のように原告の主張に応えた箇所はあるものの、審決は、明細書の記載を参酌しているものではない。したがって、審決の認定はリパーゼ判決に違背するとする原告の主張は、前提を欠き、取消事由は理由がない。」
● 知財高判平25・11・19 平成25年(行ｹ)10068
「 確かに、・・・本件発明１は、結晶欠陥が横方向に伸びることによって厚さ方向に伸びる結晶欠陥を少なくした結晶成長法により作製された基板に限定されるものではない。したがって、審決が、・・・基板は、本件訂正明細書・・・に記載された製造方法によってのみ製造されるとした認定は誤りといわなければならない。しかし、・・・審決の前記認定の誤りが結晶欠陥密度に関する相違点１の認定に影響を及ぼしていないことは明らかである。また、以下のとおり、審決の相違点１の容易想到性の判断にも誤りはないから、審決の前記認定誤りは結論に影響せず、取消事由に該当するとはいえない。」
● 知財高判平26・12・10 平成26年(行ｹ)10167
「 請求項の記載は、明細書の記載を参照しなければ理解できないようなものではなく、本願明細書の記載を参照する必要はない。」
