［作成・更新日：2018.1.10］
審理範囲とは、正確には、審決取消訴訟において裁判所が審理可能な範囲のことをいいます。この点について、下記「メリヤス編機事件」最高裁判決は、審判において審理判断されなかった公知事実との対比における無効理由や審判において判断されなかった特定の具体的な拒絶理由については主張することができないと判示しており、これにより、審理範囲は限定的なものと解されています。
しかし、どこまで限定されるのかは必ずしも明確でなく、そのため、① 審判で審理されなかった相違点の容易想到性を判断することは可能か（類型１）、②
審決が認定した主引例と副引例とを差し替えて進歩性を判断することは可能か（類型２）、③ 審決取消訴訟において新たに提出された証拠をどこまで参酌して新規性や進歩性の判断に用いることができるのか（類型３）、といった疑義が生じています。
これらについては、裁判所が統一的な見解をもっているわけではなく、事案、担当判事、裁判官合議体によって異なってくるところです。また、当事者においても、審理範囲を拡張解釈して一回的解決を図ることにより、裁判所と特許庁のキャッチボールを無くし、事件を早期に決着させたいという考え方があれば、逆にゆっくり進行させて時間を稼ぎたいという考え方もあり、事情によって異なってきます。
したがって、当事者としては、事案に応じて都合のよい解釈を取ればよいということになり、たとえば、事件を早期に決着させたい（事件が遅延することにより、時間的、経済的な負担を生じさせたくない）というのであれば、あるいは間違った内容で拘束力が生じることを避けたいというのであれば、（裁判所が採用するかどうかはさておき）上記①ないし③に係る主張をするということになろうかと思います。
● 最大判昭51・3・10 昭和42年(行ﾂ)28 民集30巻2号79頁 、裁判集民事117号161頁10369 「メリヤス編機事件」
「 特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることは許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。
・・・以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。
・・・拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである。」
※ 知財高裁が外国向けにトピック判決として紹介しているケース
● 最判昭55・1・24 昭和54年(行ﾂ)2 民集34巻1号80頁、裁判集民事129号107頁 「食品包装容器事件」
「 審判の手続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続にはあらわれていなかつた資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによつて同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手続において審理判断されていなかつた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものということはできない。」
※ 類型３（新証拠提出）
● 知財高判17・10・6 平成17年(行ｹ)10366 「炭酸飲料用ボトルの製造方法事件」
「 審決は、・・・相違点２について当業者が容易に想到し得ないと判断して、相違点１については判断するまでもなく、本件発明に係る特許を無効とすることはできないと結論付けた。
上記判断手法自体に何ら違法はない。しかし、・・・原告と被告間には、本件特許権に関する侵害訴訟が大阪地方裁判所に係属中で相当程度進行していることが認められるところ、無効審判請求についての審理が特許庁と裁判所との間を過度に行き来するような運用をすることは好ましくないことはいうまでもないところである（問題は、相違点２についての審決の判断を是認し得ないとの結論に至った場合に生じる。この場合、通常、審決取消判決がされ、特許庁に差し戻される。そして、無効審判が再開されるが、本件では、審決で相違点１についての判断がされていないため、白紙の状態から判断される。そうすると、再度、裁判所と特許庁の間で行き来する可能性がある。そこで、本訴において相違点１についても判断するならば、仮に、相違点１については容易に想到し得ないとの結論に至った場合には、無効審判請求不成立とした審決を維持して（本件発明の進歩性を肯定したことは是認し得る。）、上記のように特許庁に差し戻すことすら回避し得る余地もあり、仮に、相違点１についても容易に想到し得るとの結論に至った場合でも、その旨判示することで、再開後の審判で裁判所の判断をふまえた審理判断がされ、上記のような再度の行き来を回避し得る可能性が高い。）。
そこで、当裁判所は、当事者双方に対し、・・・さらに、裁判所も必要があれば、相違点１の容易想到性についての判断を示すことによって、特許庁と裁判所との間での無用な行き来が生じるおそれを防止することを提案した。
この提案に対して理解を示した原告及び被告は、・・・相違点１、２の容易想到性のみが争点であることを確認した。・・・そして、本訴において、原告及び被告は、相違点１、２の容易想到性について、主張立証を尽くす機会が与えられた。
以上のとおりであるので、当裁判所は、まず、審決取消事由とされた相違点２についての審決の判断の当否を検討し、次に、その結果をふまえて、相違点１についての容易想到性について判断を示すこととする。」
※ 類型１（容易想到性が判断されなかった相違点）
● 知財高判18・7・11 平成17年(行ｹ)10179 判時2017号128頁、判タ1268号308頁 「おしゃれ増毛装具事件」
「 審判や特許異議の申立てについての審理において審理された公知事実に関する限り、審理の対象とされた発明との一致点・相違点について審決や取消決定と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にはあっては、その組合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判や特許異議の申立てについての審理で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとすることはできない。
・・・決定は、・・・刊行物１に記載された発明を主たる引用発明とし、刊行物２及び３に記載された各発明を従たる引用発明として対比した上で、これらの発明から当業者が容易に発明することができたと判断したものである。被告は、・・・本件発明２につき、刊行物３に記載された発明を主たる引用発明とし、刊行物２及び１に記載された各発明を従たる引用発明として対比して判断すれば、当業者が容易に発明することができた・・・旨主張するところ、・・・刊行物１ないし３に記載された各発明は、いずれも本件の特許異議の申立てについての審理において特許法２９条１項３号に掲げる発明に該当するものとして審理された公知事実であり、したがって、刊行物３に記載された発明についても、特許異議の申立てについての審理において本件発明２との関係で特許法２９条１項３号に掲げる公知事実として実質的に審理されていたということができるから、本訴において被告が予備的主張をすることは許されるというべきである。」
※ 類型２（主引例と副引例の差し替え）
● 知財高判18・10・24 平成17年(行ｹ)10856
「 審判において、実用新案法３条１項各号に掲げる考案に該当するものと主張され、その存否が審理判断された事実に関し、取消訴訟において、当該事実の存在を立証し、又はこれを弾劾するために、審判での審理に供された証拠以外の証拠の申し出をすることは、審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから、これが許されないとする理由はない。」
※ 類型３（新証拠提出）
● 知財高判22・11・30 平成21年(行ｹ)10381
「 甲１３ないし甲１５から把握される周知技術の、甲１発明への適用に関する無効理由は、無効審判において判断の対象となっていなかった周知技術を甲１発明に適用しようとする主張であって、本件での容易想到性判断における主引例（甲１発明）以外の「周知技術」の果たす役割の大きさにかんがみれば、これは実質的に新たな引用例を持ち出すに等しい上、甲２記載の内容とは、付勢手段（バネ）によって引き込む対象や引き込む目的が異なる内容の周知技術を立証しようとするものであり、これは、審判手続で審理判断されていた刊行物記載の発明の持つ意義を明らかにするためのものではないので、この主張は、取消事由としては許されないものである。」
※ 類型３（新証拠提出）
● 知財高判25・9・19 平成24年(行ｹ)10435
「 以上を前提として、上記に認定した引用発明と本件発明１との一致点・相違点について見ると、一致点及び相違点１については審決が認定したものと同一であるが、相違点２及び３については以下のとおり認定すべきこととなる。
・・・
そうすると、相違点２”・・・の容易想到性・・・、同様に相違点３”・・・の容易想到性、さらには、相違点１・・・の容易想到性の有無を判断して、本件発明１が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。ここまで至って、引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明１の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる。
しかし、本件においては、審決が、認定した相違点１及び３に関する本件発明１の構成の容易想到性について判断をしていないこともあって、当事者双方とも、この点の容易想到性の有無を本件訴訟において主張立証してきていない。相違点２（当裁判所の認定では相違点２”）に関する本件発明１の構成については、原告がその容易想到性を主張しているのに対し、被告において具体的に反論していない。
このような主張立証の対応は、特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので、当裁判所としては、当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って、主張立証責任の見地から、本件発明１の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく、前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって、少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして、ここでまず審決を取り消し、続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。本件のような態様の審決取消訴訟で審理されるのは、引用発明から当該発明が容易に想到することができないとした審決の判断に誤りがあるか否かにあるから、その判断に至るまでの個別の争点についてした審決の判断の当否にとどまらず、当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき、それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある。本件については、上記のように考えて判決の結論を導いたが、これからの審決取消訴訟においては、そのように主張立証が尽くすことが望まれる。」
※ 類型１（容易想到性が判断されなかった相違点）
● 知財高判26・7・9 平成25年(行ｹ)10310
「 審判で審理判断されなかった新たな公知事実を審決取消訴訟で主張立証することは許されないとしても、審判において、実用新案法３条１項各号に掲げる考案に該当するものと主張され、その存否が審理判断された事実に関し、審決取消訴訟において、当該事実の存在を立証するために、審判での審理に供された証拠以外の証拠の申し出をすることは、審判で審理判断されなかった公知事実の主張立証と同視することはできないから、これが許されないとする理由はなく、」
※ 類型３（新証拠提出）
● 知財高判26・10・27 平成25年(行ｹ)10211
「 審判で審理判断されなかった公知事実を当該審決の取消訴訟で主張することは許されないとしても、審決において示された、細胞核と細胞質をそれぞれ異なる複数の物質で染め分けるとの周知の課題について、取消訴訟において、当該周知の事実の存在を立証するために、審判での審理に供された証拠以外の証拠の申し出をすることは、当然許されるものである」
※ 類型３（新証拠提出）
● 知財高判26・11・27 平成25年(行ｹ)10234
「 審決は、刊行物１発明を主引用例、刊行物３発明を副引用例として容易想到性を判断したものであり、本判決は、このような判断の枠組みに従って、本願発明を容易想到であるとした審決には誤りがあると判断するものである。もっとも、刊行物３には、・・・本願発明と相当程度一致する部分があると認められるところ、本判決は、刊行物３発明を主引用例とした場合に、本願発明の容易想到性を判断することについてまで否定するものではない。したがって、今後の審理においては、単に刊行物１発明を主引用例とした場合の容易想到性のみを判断するのではなく、刊行物３発明を主引用例とした場合の容易想到性についても検討する必要があると思われる。」
※ 類型２（主引例と副引例の差し替え）
● 知財高判29・1・17 平成28年(行ｹ)10087
「 審判において審理された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組合せにつき審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとすることはできない。
・・・
引用発明１ないし３は、本件審判において特許法２９条１項３号に掲げる発明に該当するものとして審理された公知事実であり、当事者双方が、本件審決で従たる引用例とされた引用発明２を主たる引用例とし、本件審決で主たる引用例とされた引用発明１又は３との組合せによる容易想到性について、本件訴訟において審理判断することを認め、特許庁における審理判断を経由することを望んでおらず、その点についての当事者の主張立証が尽くされている本件においては、原告の前記主張について審理判断することは、紛争の一回的解決の観点からも、許されると解するのが相当である。
なお、本判決が原告の前記主張について判断した結果、請求不成立審決が確定する場合は、特許法１６７条により、当事者である原告において、再度引用発明２を主たる引用例とし、引用発明１又は３を組み合わせることにより容易に想到することができた旨の新たな無効審判請求をすることは、許されないことになるし、本件審決が取り消される場合は、再開された審判においてその拘束力が及ぶことになる。」
※ 類型２（主引例と副引例の差し替え）
